法律信息
1. 发明专利的申请流程
2. 特殊申请
3. 针对其他公司的专利申请、专利权等的对抗策略

发明专利的申请流程

(1)PCT 国家阶段

在日本,国际申请进入国家阶段的手续,必须在自优先权日起30个月内进行办理。办理国际申请进入国家阶段的手续时,需要递交基于国际申请文件的日本语译文,但是,在缴纳宽限费后,该译文的递交期限可以自办理进入国家阶段的手续之日起延长2个月,即可延长至自优先权日起32个月。
如果没有递交日本语译文时,该国际申请进入国家阶段的申请将被视为撤回。

(2) 进入国家阶段的主动修改

当说明书、权利要求书等中存在笔误或者记载错误时,虽然可以按照客户的指示,在办理进入国家阶段手续的同时进行主动修改,但是在原则上,无论进入国家阶段的期限或者译文的递交期限已经期满还是没有期满,只要在没有提出实质审查请求的情况下,就不能够进行进入国家阶段的主动修改。这是由于专利合作条约禁止在其所规定的期限以前,进行指定国家的申请的处理。
这里,当进行专利申请的实质审查请求时,对诸如说明书、权利要求书等的内容会给予重新修改的机会,所以关于主动修改,我们建议申请人在提出实质审查请求时一起进行。

(3)巴黎公约申请

如大家所熟知的那样,在日本也可以通过巴黎公约主张优先权,直接在日本特许厅进行专利申请。在这种情况下,当基础申请为包括中文在内的任何外语做成的文件时,能够使用该基础申请的语言的申请文件向日本特许厅提出申请。在使用英语做成的申请文件向日本特许厅提出申请的情况下,必须在自优选权日起1年2个月以内提交在先申请文件的日本语译文。
如果没有提交在先申请文件的日本语译文时,该专利申请将被视为撤回。

(4)实质审查请求

对于在日本特许厅进行的专利申请,可以自申请日起三年以内提出实质审查请求。在提出实质审查请求时,需要支付特许厅手续费,但由于特许厅手续费是根据权利要求的项数进行计算的,所以,我们会在提出实质审查请求时对权利要求书再次进行检查,当权利要求的项数太多时,我们会建议申请人删除一些从属权利要求的修改等。
如果自申请日起三年以内没有提出实质审查请求时,则该专利申请将被视为撤回。

(5)早期审查请求

对于涉及外国的专利申请,可以要求早期审查。此外,诸如在外国专利局的审查中被确定为可授权的申请所对应日本申请、PCT国际阶段中的国际检索单位的国际检索报告或国际初步审查单位的国际初步审查报告中被认可的专利性的国际申请进入日本国家阶段时,也可以通过专利审查高速公路早期实现权利化,并且能够低成本地实现权利化。
在这里,当使用专利审查高速公路时,对于相应的外国申请或者国际申请,不需要所有的权利要求都具有的专利性,仅需要在日本申请的权利要求所对应的权利要求具有专利性就足够了。
如果利用早期审查制度,可以自提出实质审查请求起大约一年以内收到第一次审查意见通知书。

(6)审查意见通知书

当提出实质审查请求后,大部分的专利申请都会在经过一定时间后收到审查员发出的审查意见通知书。针对该审查意见通知书,可以提交意见陈述书(意见书)和/或修改文本(补正书),通常情况下,该答复期限为3个月(自审查意见通知书发文日(邮戳日)起),该答复期限可以申请延长,每次申请可以延长一个月,合计可以延长三个月。
如果没有提交针对审查意见通知书的意见书和/或补正书,虽然不会立即被视为申请已被撤回,但是,大多数的情况下,会发出驳回决定通知,该驳回决定通知的理由与审查意见通知书中所通知的理由相同,在该驳回决定通知的答复期限内没有提出复审请求的,该申请的驳回被确定。

(7)驳回决定

针对审查意见通知书,即使提交了意见书和/或补正书,但是如果没有消除审查员所指出的缺陷,则审查员将起草驳回决定。当接收到驳回决定时,自驳回决定的发文日(邮戳日)起四个月内如果没有提出驳回决定不服审判请求(复审审查的请求),则该申请的驳回被确定。
针对驳回决定,当专利申请人提出驳回决定不服审判请求时,可以在提出审判请求的同时(仅能够在此时提出对申请文件的修改)提出手续补正书。在以往的日本审查实务中,限于自驳回决定不服审判请求起的一定期间内,可以提交手续补正书,然而由于现在不认可在驳回决定不服审判请求后提交手续补正书,所以有必要在驳回决定不服审判请求之前对驳回理由的内容进行检讨,以确认要求权利化的权利要求的内容。
另一方面,当提出驳回决定不服审判请求时,驳回决定不服审判请求理由书可以在后来进行补充。驳回决定不服审判请求理由书通常被要求自驳回决定不服审判请求开始后1个半月程度的期间内提出,如果不能够遵守该期限时,则驳回决定不服审判请求被驳回。
针对驳回决定,可以在驳回决定不服审判请求的同时进行分案申请,也可以不申请驳回决定不服审判请求而直接进行分案申请。由于受领到驳回决定通知后的该时机是检讨分案申请的最后时机,所以,如果客户在对分案申请进行检讨中的话,我们建议客户一定在该时机进行分案申请。

(8)前置审查

如果在驳回决定不服审判请求的同时提出手续补正书,并对专利申请的内容进行修改变更时,则该审判事件再次转到原审查部门,审查员(大多数情况下为作出驳回决定的审查员)再次对修改变更的专利申请的内容进行审查(前置审查,注:日本专利法中,如果在提出复审请求的同时不提交申请文件的修改变更时,则不进行前置审查。)。据说在驳回决定不服审判的手续中,大多数推翻原驳回决定、获取专利权的情况是经过前置审查的案件,所以当申请针对驳回决定的驳回决定不服审判请求时,我们建议客户积极的进行补正。

(9)驳回决定不服审判的审理

在驳回决定不服审判中,由3名审判员组成合议体对驳回决定的理由是否合理进行审理,并且,即便原驳回决定的理由不合理,导致不能维持驳回决定的情况下,也要对是否存在新的驳回理由、申请是否应该被驳回进行审理。当审判员发现新的驳回理由时,会发出新的驳回决定通知书,给予申请人提出意见书以及手续补正书的机会。
最后,当驳回理由被克服时,做出授予专利权的审判(复审)决定。

(10) 审判(复审)决定等的撤销诉讼

对作为驳回决定不服审判结果的维持原驳回决定的审判(复审)决定不服时,可以针对审判(复审)决定等提起撤销诉讼。在撤销审判(复审)决定诉讼中,不是对作为申请的对象中是否存在驳回理由进行审理,而是对驳回决定不服审判的审理中的诸如手续、判断的内容是否合理进行审理,当认为上述内容对审判(复审)决定的结论带来影响时,判定为撤销上述审判(复审)决定。
当驳回决定不服审判的审判(复审)决定被撤销时,该专利申请案件再次转回到特许厅的审判部门,在特许厅再次进行审理后,作出新的审判(复审)决定。在这种情况下,审判部门的合议体被审判(复审)决定等的撤销诉讼的判决的内容约束。

特殊申请

(1)分案申请

在日本,可以在受领到第一次审查意见通知书之前的任何时间内进行分案申请,但是,在受领到第一次审查意见通知书后,只能够在(i)可以补正的时期;(ii)自受领到驳回决定之日起4个月内;以及(iii)自受领到授予专利权的决定的通知之日起30日以内的三种情况下进行分案申请,在此三种情况之外,不能够进行分案申请。
此外,(iii)中所谓的授予专利权的决定仅限于驳回专利申请不服审判请求前的授予专利权的决定。因此,当前置审查的结果导致决定授予专利权、或者在受领到审判(复审)决定的撤销原驳回决定,授予专利权的决定的通知时,不会给予分案申请的机会。
大多数的情况下,收到驳回专利申请的决定通知之日起4个月的期间实质上是分案申请的最后机会。因此,当希望获得多种形式的专利权时,在受领到驳回专利申请的决定通知之日起4个月内需要进行分案申请。
此外,关于(iii),在受领到授予专利权的决定的通知后,如果很早就缴纳了专利费,此时,即使没有超出自受领到授予专利权的决定通知起30日的期限,也不能够再进行分案申请,所以需要特别注意。

(2)专利申请类型的变更

当发明专利申请处于特许厅的审查阶段时,可以将该发明专利申请变更为实用新型专利申请或者外观设计专利申请。
由于在发明专利申请变更为实用新型专利申请或者外观设计专利申请的变更申请中,需要满足一些条件,所以,如果希望提出专利申请类型的变更的话,请与我们联系,我们很荣幸对能否进行专利申请类型的变更进行确认。

针对其他公司的专利申请、专利权等的对抗策略

针对处于日本特许厅的审查阶段中的其他公司的专利申请或者其他公司的专利权,可以采取如下所述的措施。

(1)调查

我们提供用于提公众意见、专利异议、无效审判而进行的专利文献的调查业务。该业务由特许厅审查员经验者对专利文献进行调查,调查的结果发现很多可以作为用于驳回或者无效其他公司的专利的对象的有效文献,通过将客户所持有的刊行物结合行动进行调查,从而能够有效地对应其他公司的专利申请、专利权等。
进一步,我们还能够将调查的结果所获得的专利文献活用于提公众意见、专利异议、或者无效审判的手续,所以从切实地进行上述手续的观点出发,能够低成本且有效地进行专利文献调查。
在使用日语进行的专利调查中,可能找到在外国特许厅等无法找到的专利文献,作为用于对抗外国的其他公司的专利申请、专利权等的措施来说,日本的专利调查是十分有效的。

(2) 提公众意见

针对处于日本特许厅的审查阶段中的其他公司的专利申请可以提公众意见。此处,当提公众意见的时候,除了可以提出包含非专利文献的刊行物主张不具有新颖性和/或创造性以外,还可以基于公开进行实施的发明为驳回理由、诸如权利要求书、说明书等的记载不符合专利法的规定等为理由向特许厅提公众意见。
当进行提公众意见的时候,与审查员取得联系进行沟通也是有效的方法。

(3) 专利异议

当专利权进行了登记、专利公报被发行时,自专利公报发行之日起6个月以内,可以进行专利异议。任何人可以向特许厅提起专利异议,专利异议的理由中可以包含因刊行物导致违反发明的新颖性和/或创造性的理由、记载不符合专利法的规定的理由等为专利异议理由。

(4)无效审判请求(无效宣告请求)

针对其他公司的专利权,可以提起无效审判请求。但是,由于在无效审判请求中,只能由具有利害关系冲突的人才能够提起无效审判的请求,所以,实际上在无效审判请求中,需要存在诸如在准备实施其他公司的专利所涉及的发明等所谓的相关联的事情。
无效审判与异议不同,由于无效审判的审理是以无效审判请求人和被请求人的对立的形式进行的,所以给予无效审判请求人充分的机会用于主张和/或举证无效理由。
但是,在无效审判中,由于在无效审判请求时需要提出所有的无效理由,所以当需要提起无效审判请求的时候,有必要对对象专利进行充分的探讨。

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