법률 정보
1. 특허출원의 흐름
2. 특수한 출원
3. 타사의 특허출원, 특허권에 대한 대응책
4. 상표출원

특허출원의 흐름

(1)PCT출원의 일본 국내 단계 진입

일본 출원에 있어서, 국제 출원의 일본 국내단계 진입은, 우선일로부터 30개월 이내에 이행할 필요가 있습니다. 국제 출원이 일본 국내 단계에 진입하는 경우, 상기 출원의 일본어 번역문을 제출하여야만 하고, 번역문 제출 기한은 2개월 연장이 가능합니다. 만일 상기 기한까지 번역문을 제출하지 않은 경우에는 그 출원은 취하 간주됨을 유의해 주십시요.

(2)자발보정 (자진 보정)

명세서나, 특허청구범위 등에 오기가 있는 경우에 명세서등 자발보정을 행할 수 있습니다. 자발 보정은, 기본적으로, 일본 국내단계 진입 기간 또는 번역문 제출기한이 만료한 때나, 만료하지 않은 경우에 있어서는 심사청구가 된 경우가 된 경우가 아니라면, 자발 보정은 행할 수 없습니다. 이는, 특허협력조약이, 소정의 기간 이내에 있어서, 지정 관청에서의 출원의 처리를 금지하고 있기 때문입니다. 당소에서는 만일 명세서등의 오기가 있는 경우, 심사청구를 행함에 있어서, 자발 보정을 통해 명세서나, 특허청구범위 등의 오기 등을 정정하는 것을 제안해드리고 있습니다. 덧붙여, 일본의 경우는 신규사항을 추가하는 보정인지 여부에 대해서 매우 엄격히 심사하고 있으므로, 보정시 주의를 당부드립니다.

(3)파리 조약을 통한 출원

일본에서도, 파리 조약에 따른, 우선권을 주장하여, 일본 특허청에 직접 특허 출원을 행하는 것이 가능합니다. 이 경우, 기초 출원이 영어나 한국어로 되어 있는 경우 등에 있어서는 일본 특허청에 기초 출원의 언어로된 출원 서류로 진행할 수 있습니다. 다만, 영어나 한국어 등의 외국어 출원 서류로 일본 특허청에 출원한 경우에는, 우선일로부터 1년 4개월 이내에 일본어로된 번역문을 제출하여야만 합니다. 일본어로 된 번역문의 제출을 하지 않은 경우에는, 그 출원은 취하간주 됨을 유의해 주십시요.

(4)출원심사청구

출원에 대해 실체심사를 받기 위해서는, 심사청구를 하는 것이 필요하며, 출원일로부터 3년 이내에 일본 특허청 (JPO) 에 심사청구를 하지 않으면 안됩니다. (출원일로부터 3 년 이내에 심사청구를 하지 않은 경우는 출원은 취하간주 됨.) 출원 심사청구시에는, 특허청 관납료가 소요되며, 특허청 관납료는 청구항의 개수에 따라 가산되기 때문에, 당소에서는, 출원 심사청구시에 특허청구범위에 따른 권리범위를 판단하여, 청구항의 개수가 불필요하게 많은 경우에는, 종속 청구항을 삭제하는 등의 보정안을 제안해 드리고 있습니다.

(5)조기심사청구

일본에서 조기심사를 받기 위한 세가지 방법은, 조기 심사, 슈퍼 조기 심사, 특허 심사 하이웨이 (PPH) 제도를 이용할 수 있습니다.
우선, ① 실시 관련 출원, ② 외국 관련 출원, ③ 중소기업, 개인, 대학, 공적연구기관등의 출원, ④ 친환경(그린) 관련 출원, ⑤ 지진, 재해 관련 부흥지원관련 출원, ⑥ 아시아 거점화 추진 관련 출원에 대해서는, 조기심사청구를 청구할 수 있으며, 상기 조기심사청구 제도를 이용한 경우, 심사청구로부터 대략 1년 이내에 최초의 오피스 액션을 수령할 수 있습니다.
또한, 외국 특허청에 있어서의 심사에서 특허성이 인정된 출원의 대응 일본 출원이나, PCT국제단계에 있어서의 국제조사기관의 견해서나, 국제 예비심사청구에 있어서, 특허성이 인정된 국제 출원의 일본 국내단계 진입출원의 경우, 특허심사 하이웨이를 통해 조기에 권리화를 도모할 수 있습니다. 참고로, 상기, 특허심사 하이웨이를 이용하는 경우, 대응하는 외국 출원이나, 국제출원의 모든 청구항에 대해서, 특허성이 인정될 필요는 없고, 일본 출원에 있어서, 계속중인 청구항에 대응하는 청구항만에 대해서 특허성이 인정되면 충분합니다.
또한, 현재 일본 특허청은, 통상의 조기심사요건 중, 실시 관련 출원에 해당하고, 또한 외국 관련출원에 해당하는 경우 보다 중요성이 높은 출원으로 판단하여, 상기 조기심사보다 보다 빠른 심사 결과를 얻을 수 있는 슈퍼 조기 심사 제도도 운영하고 있습니다.
구체적으로, 출원이 상기 말쓷드린 조기심사청구의 대상이 되는 여부에 대해 당소에 문의를 주시면 성실히 답변을 해드리겠습니다.

(6)거절이유통지

출원심사청구 후, 대부분의 출원의 경우, 심사관으로부터 거절이유를 통지를 받게 됩니다. 상기 거절이유 통지에 대해서 의견서 및/또는 보정서 등을 통해 대응이 가능하며, 대응을 하지 않은 경우에도, 바로 출원이 취하 간주되는 것은 아니지만, 거절이유통지에서 통지된 이유와 동일한 이유로 거절사정되고, 거절사정에 대한 대응 기간 경과 후에는 출원의 거절이 확정되게 됩니다.

(7)거절사정

거절이유통지에 대해서, 의견서 및/또는 보정서를 제출했음에도 불구하고, 거절이유가 해소되지 않은 경우에는, 심사관은 그 출원에 대해 거절사정을 하게 됩니다.
거절사정을 통지받은 경우, 거절사정등본의 송달일로부터 3개월 (재외자의 경우, 4개월) 이내에 거절사정불복심판청구를 하여야만 하며, 그렇지 않은 경우에는 출원의 거절은 확정됩니다.
거절사정에 대해, 거절사정불복심판을 청구한 경우에는, 심판청구와 동시에 수속 보정서를 제출하는 것이 가능합니다. 종래의 일본 실무에서는, 거절사정불복심판의 청구로부터 일정 기간에 한해, 수속 보정서를 제출하도록 하였지만, 현재는, 심판청구 후, 수속 보정서의 제출은 허용되지 않게 되었으므로, 거절불복심판청구를 하기 전에, 거절이유의 내용을 검토하고, 권리화를 도모하고자 하는 특허청구범위의 내용의 확정이 반드시 필요합니다.
한편, 거절사정불복심판을 청구하는 때에는, 심판청구이유서는, 심판청구 이후에도 보충할 수 있습니다. 통상의 경우는, 심판청구이유서는 심판청구와 동시에 제출하지만, 심판청구이유서와 동시에 제출하지 않은 경우, 심판청구일로부터 1개월 정도의 기간내에 심판청구이유서이 제출이 요구됩니다. 또한, 거절사정에 대한 대응방안으로, 거절사정불복심판청구와 동시에, 또는 분할출원만을 하는 것도 가능합니다. 거절사정에 대한 대응방안으로서의 분할출원을 할 수 있는 최후의 시점이 되기 때문에, 거절사정에 대한 대응방안으로서, 분할출원을 검토하고 계시는 경우라면, 이 단계에서 분할출원을 하시는 것을 권유합니다.

(8)전치심사

거절사정불복심판청구와 동시에 수속보정서를 제출한 경우, 심판사건이 다시 심사에 계속하게 되고, 심사관 (대부분의 경우, 거절사정 통지를 한 심사관) 이 보정된 청구항으로 다시 특허성 여부에 대해 심사를 합니다. 거절사정이후 특허사정(특허결정) 되는 경우가, 상기 전치심사에서의 심사를 거친 경우가 많기 때문에, 거절사정불복심판을 청구할 때에 보다 적극적으로 보정을 하는 것도 특허등록률을 높이는 방안의 하나로 사료됩니다.

(9)거절사정불복심판의 심리

거절사정불복심판에서 있어서는, 3~5인의 심판관 합의체가 심리를 행하고, 원 거절사정의 이유가 적절한지 여부에 대해 심리를 행함과 동시에, 원 거절사정의 이유가 적법하지 않고, 거절사정이 유지될 수 없는 경우에도, 새로운 거절이유가 있는 등, 출원에 거절이유가 있는지 여부에 전반에 대해 심리를 진행합니다.
만일, 심판관이 심판단계에서 새로운 거절이유를 발견한 경우에는, 거절이유가 통지되고, 의견서 및/또는 보정서의 제출의 기회가 주어지게 됩니다. 심리 결과, 최종적으로 거절이유가 해소된 경우에는 특허사정이 됩니다.

(10)특허심결취소송

거절사정불복심판 심리결과, 기각된 경우 (심판청구가 받아들여지지 않은 경우) 에는,
동경고등재판소에 심결취소송을 제기하여 상기 심결 결과에 대해 불복하는 것이 가능합니다. 심결취소소송에서는, 대상이 되는 출원에 거절이유가 있는지 없는지 여부에 대해 심리하는 것이 아니라, 거절사정불복심판에 있어서의 수속이나 심판에서의 판단 내용이 적법했는지 여부에 대해 심리되고, 만일 그것이 심결의 결론에 영향을 준 것으로 인정된 경우에는, 심결을 취소하는 판결이 내려집니다.
만일, 거절사정불복심판의 심결이 취소된 경우에는, 사건은 다시, 심판 계속중으로 되고, 다시 심판원에서 심리후, 새로운 심결이 내려지게 되며, 이 때, 심판관 합의체는, 심결취소소송에 있어서의 판결의 내용에 구속되게 됩니다.


특수한 출원

(1)분할출원

일본에서는, 분할출원은, 최초거절이유를 통지받기전이라면, 언제든지 가능하지만, 최초 거절이유통지를 받은 후에는, ① 보정을 할 수 있는 기간 ② 최초 거절사정 등본송달이 있는 날로부터 3개월 ③ 특허사정등본의 송달일로부터 30일 이내에 해당하는 경우가 아니라면, 분할출원은 불가능합니다.
또한, ③ 에서 말하는 특허사정이란, 거절사정불복심판청구전의 특허사정에 한정됩니다. 즉, 전치심사의 결과, 특허사정이 된 경우나, 거절사정불복심판에 있어서, 인용심결에 따라 특허사정된 경우에는, 분할출원의 기회가 주어지지 않습니다.
대부분의 경우, 최초거절사정등본의 송달이 있는 날로부터3개월이, 실질적으로 최후의 분할출원의 기회가 되므로, 거절사정에 대한 대응방안으로 분할출원을 고려하고 계신 경우라면, 이 시점에서 분할출원을 해야 한다는 점에 주의해 주십시요.
또한, ③ 과 관련하여, 특허사정등본 송달후, 조기에 특허료를 납부해버린 경우에는, 상기 기간이 경과하지 않더라도, 분할출원을 할 수 없게 되기 때문에 주의가 필요합니다.

(2)출원 변경

특허출원이 특허청에 계속중인 때에는, 그 특허출원을 실용신안등록 출원이나, 의장출원으로 출원 변경이 가능합니다. 실용신안등록출원이나, 의장등록출원의 출원에는, 출원 변경을 위한 각각의 개별 요건이 있기 때문에, 출원의 변경을 검토하고 계신 경우라면, 출원 변경의 가능여부에 대해 당소에 문의를 주시면 성실히 답변을 해드리겠습니다.

타사의 특허출원, 특허권에 대한 대응책

특허청에 출원 계속중인 타사의 특허출원이나, 타사의 등록된 특허권에 대해서는, 이하와 같은 조치가 가능합니다.

(1)사전 침해 관련조사등

당소에서는, 정보제공, 이의신청, 무효심판을 위한 특허문헌의 조사를 실시하고 있으며, 특허청 심사실무 경험자가 직접 특허 문헌 등을 조사하여, 대상이 되는, 타사의 특허를 거절 또는 무효로 하기 위한 대응책도 함께 제시해 드리고 있습니다.
덧붙여, 당소에서는, 조사의 결과로 얻은 특허 문헌을, 정보제공, 이의신청, 무효심판에 실제 활용하는 것을 전제로 조사를 실시하고 있기 때문에, 당소의 조사 결과를 토대로 이의 신청이나, 무효 심판등을 진행하는 경우 매우 효율적입니다. 특히, 일본어로 특허 문헌등은, 외국 특허청등에서 발견하지 못한 특허문헌이 많기 때문에, 외국에 있어서 타사의 특허출원이나, 특허권에 대응하기 위한 조치로서도, 일본에 있어서의 특허조사는 매우 유효할 것으로 사료됩니다.

(2)정보제공

특허청에 계속중인 타사의 특허출원에 대해서는, 정보제공을 행하는 것이 가능합니다. 정보제공을 진행하는데 있어서, 특허문헌이나, 비특허문헌의 간행물을 제출하여 신규성 내지 진보성 결여의 거절이유를 주장하는 것 외에도, 명세서등의 기재불비 등의 이유로 정보제공을 하는 것도 가능합니다. 참고로, 특히, 일본의 경우, 정보제공을 행하는데 있어서, 담당 심사관과 직접 컨택을 하는 것이 매우 효과적입니다.
타사 출원에 대해 정보제공을 검토하시는 경우라면 당소에 문의를 주시면 매우 감사드리겠습니다.

(3)이의신청

특허권이 설정등록이 되어, 특허공보가 발행되면, 특허공보의 발행일로부터 6개월 이내에 이의신청을 행하는 것이 가능합니다. 이의신청은 누구라도 가능하며, 이의신청의 이유는, 간행물로부터의 신규성, 진보성 위반이나, 기재불비등의 이유등으로 신청가능하며, 타사 출원에 대해 이의신청을 검토하시는 경우라면 당소에 문의를 주시면 매우 감사드리겠습니다.

(4)무효심판

타사의 특허권에 대해서는, 무효심판을 청구하는 것이 가능합니다. 단, 일본 특허법상 무효심판의 청구에는 이해관계가 요구되며, 예를 들어, 타사 특허에 관한 발명을 실시 준비중이거나, 침해 경고를 받은 경우 등의 사정이 있는 경우에는 이해관계가 인정됩니다.
또한, 무효심판은, 상기 이의신청과 달리, 심판청구인과 피청구인간의 대립하는 형태의 심리가 진행되기 때문에, 심판청구인에게 무효이유를 주장, 입증할 수 있는 충분한 기회가 주어지게 됩니다. 단, 무효심판에 있어서, 무효이유는, 심판청구시에 전부 주장하는 것이 요구되기 때문에, 심판청구에 앞서 대상 특허의 충분한 검토가 선행되어야 합니다.

상표출원

(1)상표출원의 형태

외국 출원을 기초로 일본에 출원을 하는 경우, 파리 조약 우선권을 이용하는 경우와, 마드리드 협정 의정서 (마드리드 프로토콜) 에 의한 두가지 경로를 통한 출원이 있습니다. 상기 파리 조약 우선권을 이용하는 경우에는, 일본 특허청에 직접 출원이 가능하며, 다만, 재외자인 경우에는 상표 출원시 특허 대리인을 통해 출원이 가능합니다.

또한, 마드리드 협정 의정서에 의한 경우, 마드리드 협정서 체약국의 본국 특허청에 국제출원을 제출하고, 이를 기초로 일본에 출원을 하는 것이 가능합니다. 마드리드 협정 의정서 루트를 이용하면, 출원인은, 일본내 체재하는 대표자를 선택하지 않고, 상표출원을 하는 것이 가능하고, 당해 상표출원은 국제 등록과 국제 공개 후에 일본 특허청에서 심사됩니다.

(2)일본에서 허용되는 상표

기본적으로, 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 또는 색채, 그들의 조합, 또는 문자나 도형, 홀로그램 등으로 구성되는 상표는 일본에서 허용됩니다.

(3)상표 출원

출원인은, 등록 받고자 하는 상표와, 지정상품, 서비스를 지정하고, 출원서류에 출원인의 성명, 주소를 표기하여 출원하지 않으면 않됩니다. 또한, 일본 특허청은, 유사 상품 코드로 알려진 분류 시스템을 사용하여, 지정상품 및 서비스를 그룹화시켜, 출원인은 8개 이상의 유사 그룹 코드를 신청하는 경우, 심사관은 지정된 상품 및 서비스에 대해, 상표를 사용하는 의사를 확인하는 절차를 행하고, 동일한 그룹코드의 수가 증가함에 따라, 추가 수수료가 부과됨에 주의를 부탁드립니다.

(4)출원 공보

상표는 출원이 되면, 일본 특허청에 의해 출원 공보가 발행되어 출원 공개 됩니다.

(5)출원의 형식 심사

특허청장은 출원이 필요한 수속 및 형식적인 요건을 만족하고 있는지 여부에 대한 형식심사를 행합니다. 만일 출원에 형식적인 결함을 발견한 경우, 특허청장은 보정을 명합니다.

(6)실체 심사

심사관은 상표출원에 대해 실체 심사를 하고, 그 상표에 식별력이 있는지 여부나, 타 상표과 유사한지 여부등에 대해 심사를 행합니다. 실체심사 결과, 타사의 상표와 동일 또는 유사하거나, 타 단체에 속하는 상표와 유사한 상표는 등록을 받을 수 없습니다. 상표간의 유사판단은, 일반적으로 소비자가 상표를 제3자의 상품출처와 혼동하는지 여부에 따라 판단되며, 표장의 외관, 칭호, 관념의 모든 요소를 전체적으로 고려하여 판단됩니다.

(7)거절이유통지

출원이 실체 요건을 만족하지 않는 경우, 심사관은 거절이유를 통지합니다. 출원인은 거절이유에 대해 의견서 및/또는 보정을 통해 대응가능하며, 상기 거절이유통지에 대해 대응하지 않는 경우에는, 심사관은 거절사정을 하게 됩니다.

(8)거절사정

심사관은 출원이 거절이유통지에서 지적된 거절이유를 극복하지 못했다고 판단한 경우에는, 거절사정을 하게 되고, 거절사정등본의 송달이 있은 날로부터 3개월 이내에 거절사정불복심판을 할 수 있으며, 불복하지 않은 경우에는 당해 거절사정은 확정됩니다.

(9)거절사정불복심판

출원인은 거절사정등본을 송달받은 날로부터 3개월이내에 거절사정불복심판을 청구할 수 있습니다.

(10)등록 결정

심사관은 출원이 실체적 요건을 만족한 것으로 판단한 경우에는, 등록 사정을 하게 됩니다. 상표가 등록이 되기 위해서는, 등록료를 등록 사정이후 30일 이내에 납부하여야만 하며, 등록료를 납부하지 않은 한, 상표는 등록이 되지 않습니다.

(11)등록 공보

등록된 상표는 등록 공보에 게재됩니다.

(12)이의 신청

누구라도, 등록 공보발행일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

(13)조기심사청구

출원인 또는 사용권자가 출원 상표를 지정상품, 서비스에 사용하고 있거나, 사용의 준비를 상당한 정도로 진행하고 있고, 또한 권리화에 긴급성을 요하는 출원인 경우에는 조기심사의 대상이 될 수 있습니다.

또한, 출원인 또는 사용권자가 출원 상표를 이미 지정상품, 서비스에 사용하고 있거나, 사용의 준비를 상당한 정도로 진행하고 있는 상품, 서비스만을 지정한 경우의 출원도 조기 심사의 대상이 될 수 있으며, 조기심사의 요건이 충족된 경우에는, 심사관은 이를 허가하고, 통상적으로 심사착수 후, 약 2 ~ 3개월 후 최초의 오피스 액션을 수령하게 됩니다.

(14)불사용 취소심판

등록상표가 계속하여3년 이상 사용되지 않은 경우에는, 누구라도, 등록된 상표를 취소하는 심판을 청구하는 것이 가능합니다. 이에 대해, 상표권자는 과거 3년이내에 상표가 실제로 사용되었거나, 불사용에 대한 정당한 이유를 입증하지 못한 경우에는 당해 상표권은 취소됩니다.

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